宣告原告专利无效在专利侵权纠纷抗辩中的运用

在专利侵权案件中，被告可以提出多种抗辩，如现有技术抗辩、先用权抗辩、合法使用抗辩等等。由于原告提起的侵权诉讼是以专利权的有效性为前提，因此被告也可以在应对专利侵权案件的同时，向专利复审委员会（“专利复审委”）申请宣告原告专利无效，如该申请能得到专利复审委的支持，则原告的起诉将被人民法院驳回。

君合律师事务所就曾在一个专利侵权案件中，在提出其他抗辩的同时，代理客户向专利复审委申请宣告原告专利无效，并获得了专利复审委支持，从而使人民法院驳回了原告的起诉，充分维护了客户的利益。

一、案件背景

被告美国斯多里机械设备有限公司（Stolle Machinery Company, LLC.，以下简称“斯多里”）是世界著名的二片罐和易拉盖生产设备的制造商，其产品包括全开盖组合系统、饮料盖组合系统、基本盖系统、拉伸再拉伸系统、旋转注胶机等等与易拉盖生产设备相关的设备。斯多里已有长达140多年的历史，是易拉盖生产设备的鼻祖，其生产的设备销往全世界，其综合实力及市场占有率在二片罐和易拉盖生产设备领域内均处于国际领先地位。

原告苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“斯莱克”）是一家成立于2004年1月6日在江苏省苏州市注册成立的公司，主要从事易拉盖制造行业相关设备的研发、制造，生产、销售易拉盖高速生产线的整套设备。斯莱克的实际控制人、法定代表人曾在斯多里工作，担任机械工程主管等职务，参与了机械自动化设备有关的机械设计方面的工作。

经历了多年的发展，易拉盖高速生产设备的生产技术已相当成熟，如斯多里从1960年代就开始研发“线性输送机构”，并取得了大量关于工件输送装置的专利；另如，1981年1月27日的美国第4246815号专利文献，就曾公开了易拉盖生产设备中的上下驱动机构。

2005年4月29日，斯莱克提起名为“多工位连续级进模的工件输送装置”的实用新型专利申请，授权公告日为2006年6月7日，专利号为ZL200520071525.0（以下简称“斯莱克专利”）。

2011年6月7日，斯莱克向苏州市中级人民法院提起诉讼，主张斯多里于2011年5月3日向中国出口的一套产品包含了其专利的全部技术特征，落入原告专利权的保护范围，斯多里构成使用、进口、销售、许诺销售侵犯其专利权的产品，要求法院判令斯多里立即停止侵犯专利权的行为，销毁侵权产品、宣传资料、删除网站资料，并向原告赔礼道歉，赔偿损失。

二、斯莱克专利相关权利要求

斯莱克明确其提起本案诉讼的依据是其专利的权利要求1。

斯来克专利的权利要求1公开了“一种多工位连续级进模的工件输送装置，其特征在于：本装置包括间歇同步驱动机构、柔性同步输送带〔1〕和真空腔结构；间歇同步驱动机构由主动轮〔2〕、从动轮〔3〕和分度间歇机构构成，主动轮通过分度间歇机构与冲床主轴传动连接；柔性同步输送带〔1〕为环状，其左、右两头分别通过主动轮〔2〕和从动轮〔3〕张紧支撑，形成上、下两个平面，输送带上平面横向水平穿设在冲床的上、下模间，作为一工件输送面〔4〕；冲床工作台的下模四周包围设有一敞口箱体〔5〕，箱体〔5〕的四壁上设有抽真空口〔6〕；所述工件输送面〔4〕覆盖在该箱体〔5〕的敞口处，与箱体〔5〕构成了一个真空腔〔7〕；该真空腔〔7〕内架设有一块托板〔8〕，该托板〔8〕衬托在工件输送面〔4〕下，托板〔8〕的四周设置有上下驱动机构；对应于模具，柔性同步输送带〔1〕上开设工件定位孔〔9〕，托板〔8〕上也开设有圆孔〔10〕。”

三、抗辩思路的确定

君合律师经分析斯莱克专利及被控侵权产品的技术特征，发现斯莱克并不能充分证明被控产品落入斯莱克专利的保护范围，同时，经与斯多里沟通，了解到斯多里在斯莱克专利申请日前，曾制作包含斯莱克所主张被控产品构成侵权的所有技术特征的培训视频，并向中国出口了包含斯莱克所主张被控产品构成侵权的所有技术特征的产品。此外，君合律师在与斯多里进行充分沟通、分析斯莱克专利的技术方案，并审查了40多份美国专利后，认定斯莱克专利应当被判定无效。

因此，君合在专利侵权诉讼中也积极运用多种专利抗辩策略，如不侵权抗辩、现有技术以及先用权抗辩等，主要主张被控侵权产品缺少斯莱克专利权利要求记载的必要技术特征，也不存在等同的技术特征，被控产品未落入斯莱克专利的保护范围；同时，在斯莱克申请本案专利前，斯多里就已通过公开发表、在国内外公开使用等方式公开被控产品所使用的工件输送装置的技术；此外，斯多里在斯莱克涉案实用新型专利申请日之前已经制造同样产品，享有先用权，并不构成侵权。但就上述抗辩思路，不侵权抗辩是否成立有待法院对设备进行勘验，而就现有技术以及先用权抗辩，斯多里难以提供充分的证据。因此，为充分保护客户的利益，君合在代表斯多里向苏州市中级人民法院提出上述抗辩理由外，还同时向专利复审委提出了宣告斯莱克专利无效的请求。

四、第一次专利无效申请及专利侵权诉讼一审判决的情况

（一）第一次专利无效申请的情况

2011年5月9日及2011年8月19日，君合依据在先美国专利说明书以及中国发明专利说明书，斯多里培训资料的视频、照片和冲床系统手册等证据，向专利复审委提出了无效宣告请求，主要理由是斯莱克专利的权利要求不具备新颖性和创造性。

君合无效宣告请求的主要思路为，在现有专利文件中，检索与斯莱克专利最为接近的专利文件，通过该专利文件，确认其与斯莱克专利的区别技术特征。在此基础上，与客户充分沟通，确认区别技术特征的作用，并检索其他专利文件。通过两个专利文件的结合，认定斯莱克专利的权利要求1不具有实质性特点和进步，不具备新颖性及创造性。

为此，君合向专利复审委提交了两份对比文件，对比文件1是与斯莱克专利最为接近的专利文件，通过该对比文件，确认其与斯莱克专利权利要求1的区别技术特征为该真空腔内架设有一块托板，该托板衬托在工件输送面下，托板的四周设置有上下驱动机构；托板上也开设有圆孔。君合与斯多里进行了充分沟通，确认该区别技术的托板的作用实质上是一个脱模板，在于完成冲压后对工件实施脱模。在此基础上，君合检索到了公开了一种脱模板并设置有上下驱动机构的对比文件2，而在对比文件1的基础上结合对比文件2以及本领域的公知常识得到斯莱克专利权利要求1所述的技术方案对本领域技术人员来说是显而易见的。根据上述文件，君合代表客户向专利复审委主张斯莱克的专利不具有实质性特点和进步，不具备新颖性及创造性，不符合专利法第二十二条第二、三款的规定，不符合专利授予条件。

专利复审委对君合的两次无效宣告申请进行了合并审理，并于2012年5月11日作出了审查决定。审查决定确认斯莱克专利权利要求1相对于对比文件1的区别技术特征在于，对比文件1中采用多个固定的支撑导轨135支撑输送带，而斯莱克在“该真空腔〔7〕内架设有一块托板〔8〕，该托板〔8〕衬托在工件输送面〔4〕下，托板〔8〕的四周设置有上下驱动机构；托板〔8〕上也开设有圆孔〔10〕。”审查决定确认除上述的区别技术特征外，对比文件1公开了权利要求1其他所有的技术特征。但同时，专利复审委根据斯莱克陈述的意见，认为斯莱克专利权利要求1中托板的作用并不是脱模，而“在于在冲压状态和非冲压状态下始终支撑输送带”，并由此认定，斯莱克专利相对于对比文件1实际要解决的技术问题是“对比文件1采用固定的支撑导轨135支撑输送带，输送带在冲压过程中变形大，运行不平稳，上面的工件容易发生窜动”，而并不是申请人所主张的工件脱模。

由于对托板作用认识不同，专利复审委在该次审查决定中，作出了维持斯莱克专利有效的决定。

（二）专利侵权诉讼一审判决的情况

2013年4月18日，苏州市中级人民法院就侵权诉讼作出了一审判决，其主要内容包括：通过对被控侵权产品的现场勘验，其认为依据一一对应、全面覆盖的比对原则，被控侵权产品各项技术特征均落入涉及专利权利要求保护范围；同时，就斯多里的现有技术抗辩，其认为斯多里无法提供单份专利文献提出系统比对，且斯多里向中国出口的设备的买受人确认进口的设备的组装日晚于斯莱克专利申请日，故不支持斯多里的现有技术抗辩；此外，就斯多里的先用权抗辩，其虽然对斯多里在斯莱克专利申请日前向中国出口的设备的勘验结果可以确认该设备包含了斯莱克专利的所有技术特征，但买受人未能提供原始装配图纸以确认该设备的最初技术特征，故不支持斯多里的先用权抗辩。

虽然君合在诉讼过程中，曾与斯多里就证据情况进行全面的沟通，但由于斯多里确实无力提供其他证据，君合在专利侵权诉讼一审中所提出的不构成侵权的抗辩，未得到法院的支持。

五、第二次专利无效申请及专利侵权诉讼二审判决的情况

（一）第二次专利无效申请的情况

因第一次审查决定认为其专利权利要求1中托板的作用“在于在冲压状态和非冲压状态下始终支撑输送带”，斯莱克在口审中也认可这一内容，因此，君合再次与斯多里进行有效沟通，并重新检索了大量专利文件，最终发现了在斯莱克专利申请日前获得授权的、且包含“通过弹簧在冲压状态和非冲压状态下始终支撑输送带的托板”这一技术的美国专利文件。

在此基础上，君合于2012年11月21日代表客户再次向专利复审委提出了宣告斯莱克专利无效的申请。因君合提交的这一新的对比文件公开了上述区别技术特征，且该新的对比文件对于斯莱克自认且在先审查决定认定的区别技术特征存在技术启示，故专利复审委支持了申请人的请求，于2013年7月16日作出了审查决定，宣告斯莱克专利权利要求1无效。

（二）专利侵权诉讼二审判决的情况

2013年5月16日，君合代表斯多里就专利侵权诉讼提起了上诉。因专利复审委于2013年7月16日作出宣告斯莱克专利权利要求1无效的审查决定，而斯莱克专利权利要求1是其提起专利侵权诉讼的基础，因此斯莱克的起诉已缺乏权利基础，故江苏省高级人民法院于2013年11月5日作出了民事裁定书，裁定驳回斯莱克的起诉。

六、本案的法律启示

1、在专利侵权纠纷案件中，对于被告而言，有较为成熟的抗辩思路可供选择。而提起专利无效申请，并宣告原告专利无效是被告进行抗辩的一项有效的措施。尤其是在被告在相应领域内具有技术优势，相应产品的技术在原告专利申请日之前就已经非常成熟，且原告与被告产品所用技术非常接近的情况下，被告可以考虑采取这一措施。对于被告而言，通过宣告原告专利无效，不但可以取得案件的胜诉，也可以有市场竞争中有效地确立竞争优势，确保产品的市场份额。

2、在专利侵权纠纷案件中，被告在提出宣告原告专利无效请求的同时，也可以提出其他如不侵权抗辩、先用权抗辩等抗辩。律师应当在对客户产品和原告专利进行细致分析和研判的基础上，充分了解客户的举证能力，充分利用专利侵权诉讼的特点，为客户制定恰当的诉讼思路和抗辩策略。

3、宣告专利无效的请求可能无法得到专利复审委的支持，但在这种情况下，请求的部分理由也仍有可能得到专利复审委的认可，如本案中，专利复审委就确认了斯莱克专利权利要求1与对比文件1的区别技术特征。虽然第一次专利无效请求未能得到支持，但律师仍可以在第一次专利无效请求的基础上，对专利复审委的审查决定进行细致分析，并与客户进行有效的沟通，就现有技术进行再次检索，利用审查决定已认定的事实，精确锁定专利无效的关键争议点，并在此基础上再次提出无效请求。

4、通过宣告专利无效而进行的抗辩，将涉及众多法律程序。如专利侵权民事诉讼的一审、二审，向专利复审委提出专利无效程序，以及相应的后续专利行政诉讼的一审、二审程序。在这一过程中，相关律师不但应充分了解专利侵权纠纷相关法律规则，还应具备良好的解决专利侵权纠纷诉讼的能力。