技术进出口的知识产权问题探讨

一、技术进出口的监管

（一）立法框架

中国技术进出口的监管框架主要由以下两部法律构成：

• 《中华人民共和国对外贸易法》（2004年颁布）；及

• 《中华人民共和国技术进出口管理条例》（2001年颁布,以下简称“《条例》”）

根据上述法律法规，“技术进出口”是指“从中华人民共和国境外向中华人民共和国境内，或者从中华人民共和国境内向中华人民共和国境外，通过贸易、投资或者经济技术合作的方式转移技术的行为。”

上述“技术转移”包括专利权转让、专利申请权转让、专利实施许可、技术秘密转让、技术服务和其他方式的技术转移。

（二）主管机关

中华人民共和国商务部是负责技术进出口审批和行政管理的主管机关。

（三）技术分类

2001年，商务部颁发两个技术目录：《中国禁止进口限制进口技术目录》和《中国禁止出口限制出口技术目录》，前述目录分别在2007年10月和在2008年9月被更新和修订。

此外，商务部、国家发改委和财政部2007年联合发布了《鼓励进口技术和产品目录》，这一目录于2009年7月予以修订。该目录为370种先进技术、重要装备和部件及12种关键资源性产品和原材料的进口提供了经济奖励和税收优惠。

基本说来，技术分为以下四大类：

（1）禁止类技术

• 出于国家安全、社会公共利益、人身健康保护、环境保护等原因，这类技术不能向中国进口或者从中国出口。

• 禁止技术包括：中医药处理的相关技术、中国独有物种的养殖技术（如蚕等）、卫星的使用等。
  

（2）限制类技术

• 出于国家安全、社会公共利益、人身健康保护、环境保护等原因，这类技术在向中国进口或从中国出口时会受到一些限制。

• 限制技术包括：某些生物技术药物的生产、某些种类的饮料和陶瓷的生产等。
  

（3）自由进出口技术

未被目录列明为“禁止”或“限制”的技术可以在中国自由进出口。

（4）鼓励类技术

• 这类技术是中国尚未拥有的、或期待进口的先进技术。

• 鼓励技术包括：某些开源软件技术、数字电视、卫星电视技术等。

二、技术转让合同管理

技术进出口合同必须向商务部门申请许可或备案登记。“技术进出口合同”包括：

• 专利转让合同；

• 专利申请权转让合同；

• 专利许可合同；

• 技术秘密许可合同；和

• 技术服务合同。

管理程序因进出口技术是否属于“限制技术”或“自由进出口技术”类别的不同而有所不同。

（一）自由进出口技术合同登记

2002年商务部颁布了《技术进出口合同登记管理办法》，2009年对此办法进行了修订。进口或出口自由进出口技术应该依照此办法进行登记。

依据该办法，技术进出口经营者需向商务部或下属地方商务主管部门于下列时间办理技术进出口合同的登记：

• 非提成合同，经营者应在合同生效后60天内办理合同登记手续；

• 提成合同，经营者应在首次提成金额形成后60天内，履行合同登记手续，并在以后每次提成金额形成后，办理合同变更手续。

尽管该《办法》并没有明确规定若未遵守60天登记期的规定是否对经营者进行处罚，但在实践中，有关部门将不再受理逾期的登记申请。

合同登记流程如下：

• 登陆商务部政府网站上的“技术进出口合同信息管理系统”[1] 进行合同登记；

• 向有关部门提交相关登记材料；

• 相关部门将审查申请材料，并在3个工作日内颁发《技术进口合同登记证》或《技术出口合同登记证》。

需要提交的登记材料包括：

• 技术进（出）口合同登记申请书；

• 技术进（出）口合同数据表；

• 技术进（出）口合同；

• 经营者营业执照或经营许可；

• 地方商务主管部门要求的其他文件。

应当注意：合同登记并不是合同生效的前提条件。然而，当需要向境外经营者以外币支付许可费用时（例如，技术进口合同许可费），合同登记则成为向境外汇款的前提条件。我国外汇管控制度非常严格，经营者若没有相关的登记文件，则无法向境外汇出外币。尽管向境外支付许可费是向境外汇出外币的合法理由，但银行会要求支付方提供由商务部门出具的合同登记证明和其他有关部门出具的文件等（例如，若技术进出口涉及专利许可，则须提供国家知识产权局出具的文件）。

支付方能汇出的最大外汇金额通常由商务部门依据全年许可费用估算而来。因此，在需要以外币支付费用的技术进出口交易中，合同登记尤为重要。技术进口方（通常是中方经营者），应承担技术合同登记的义务。

（二）限制进出口技术许可制度

（1）限制进口技术

根据《禁止进口限制进口技术管理办法》，技术进口方要将限制进口的技术进口到中国境内，需要申请限制技术进口许可证。该申请要求具有强制性。

应当注意：限制类技术的进口合同只有在限制技术进口许可证颁发之日起才生效，其并不在合同订立签字时生效。

限制技术进口许可申请流程如下：

• 向商务部或省级地方商务部门提交《中国限制进口技术申请书》；

• 商务部、科技部及其地方部门将对相关技术进行技术审查和贸易审查；

• 申请获得批准后，商务部或省级地方商务主管部门将会颁发《技术进口许可意向书》；

• 凭《技术进口许可意向书》、技术进口合同副本及其他有关文件，申请限制技术进口许可证；

• 商务部或省级地方商务部门将在收到申请材料之日起10个工作日内，对技术进口合同的真实性进行审查，并决定是否准予许可。

需要提交的申请材料包括：

• 《中国限制进口技术申请书》；

• 拟进口技术的详细说明；

• 技术进口合同；

• 经营者营业执照或经营许可；

• 其他相关地方部门要求的其他文件。

（2）限制出口技术

根据《禁止出口限制出口技术管理办法》，技术出口方若要将限制出口的技术出口到中国境外，则需要申请限制技术出口许可证。该申请要求具有强制性。

应当注意：限制类技术的出口合同只有在限制技术出口许可证颁发之日起才生效，而并不是在合同订立签字时生效。

限制技术出口许可申请流程如下：

• 属于国家秘密技术的限制出口技术，在履行许可手续之前，应先按照《国家秘密技术出口审查规定》办理保密审查手续，并持相关机构颁发的《国家秘密技术出口保密审查批准书》办理限制技术出口手续（参见下文“国家秘密”一节）；

• 向商务部或省级地方商务部门提交《中国限制出口技术申请书》；

• 商务部、科技部及其地方部门将对相关技术进行技术审查和贸易审查；

• 申请获得批准后，商务部或省级地方商务主管部门将会颁发《技术出口许可意向书》；

• 经营者只有在取得《技术出口许可意向书》之后，才能就相关限制出口项目进行实质性谈判。在取得意向书之前，任何单位和个人都不得进行实质性谈判，不得做出有关技术出口的具有法律效力的承诺；

• 凭《技术出口许可意向书》、技术出口合同副本及他有关文件，申请限制技术出口许可证；

• 商务部或省级地方商务部门将在收到申请材料之日起15个工作日内，对技术出口合同的真实性进行审查，并决定是否准予许可。

需要提交的申请材料包括：

• 《中国限制出口技术申请书》；

• 拟出口技术的详细说明；

• 技术出口合同；

• 经营者营业执照或经营许可；

• 其他相关地方部门要求的其他文件。

（3）国家秘密审查

新修订的《禁止进口限制进口技术管理办法》（2009年生效）对涉及国家秘密的限制出口技术增加了国家秘密审查。

审查的意义在于，审查拟出口的技术是否属于《国家秘密技术出口审查办法》下规定的“国家秘密”。在大多数技术出口的情形下，该办法并不适用。该办法仅适用于由科技部和国家保密局等颁发的《国家秘密技术出口审查规定的通知》下的特定项目。

《中华人民共和国保守国家秘密法》（2010年生效）对“国家秘密”做出了如下定义：

• 国家事务重大决策中的秘密事项；

• 国防建设和武装力量活动中的秘密事项；

• 外交和外事活动中的秘密事项以及对外承担保密义务的秘密事项；

• 国民经济和社会发展中的秘密事项；

• 科学技术中的秘密事项；

• 维护国家安全活动和追查刑事犯罪中的秘密事项；

• 经国家保密行政管理部门确定的其他秘密事项。

可见，“国家秘密”的定义非常广泛。当拟出口技术符合上述某类时，建议经营者寻求相关的法律咨询服务。

（4）技术审查和贸易审查

根据《禁止进口限制进口技术管理办法》和《禁止出口限制出口技术管理办法》，商务部在进行技术和贸易审查时将考虑以下因素：

1. 技术审查

• 是否危机国家安全、社会公共利益或者公共道德；

• 是否危害人的健康或安全和动物、植物的生命或健康；

• 是否破坏环境；

• 是否符合国家产业政策和经济社会发展战略，有利于促进我国技术进步和产业升级，有利于维护我国技术权益。

• 贸易审查

• 是否符合我国对外贸易政策，有利于对外经济技术合作的发展；

• 是否符合我国对外承诺的义务；

• 是否对建立或加快建立国内特定产业造成不利影响。

三、中国进出口技术转让相关实践要点

（一）中国法下技术进口合同中的强制性条款

当外国公司向中国进行技术转让时，技术转让协议双方通常约定，合同不适用中国法（例如，适用美国纽约州的法律）。在该约定下，外国公司通常误以为既然合同适用外国法，则合同条款不再受中国法的管辖。事实上，若合同将在中国境内履行，该合同仍不得违反中国法的相关强制性规定。因此，外国许可方必须仔细构建技术转移协议框架，确保该协议符合中国法的强制性规定。

例如，《条例》第二十七条规定“在技术进口合同有效期内，改进技术的成果属于改进方。”

《条例》第二十九条进一步规定“技术进口合同中，不得含有下列限制性条款：

（1） 要求受让人接受并非技术进口必不可少的附带条件，包括购买非必需的技术、原材料、产品、设备或者服务； 

（2） 要求受让人为专利权有效期限届满或者专利权被宣布无效的技术支付使用费或者承担相关义务； 

（3） 限制受让人改进让与人提供的技术或者限制受让人使用所改进的技术；

（4） 限制受让人从其他来源获得与让与人提供的技术类似的技术或者与其竞争的技术； 

（5） 不合理地限制受让人购买原材料、零部件、产品或者设备的渠道或者来源； 

（6） 不合理地限制受让人产品的生产数量、品种或者销售价格；

（7） 不合理地限制受让人利用进口的技术生产产品的出口渠道。”

此外，《中华人民共和国合同法》第三百二十九条规定：“非法垄断技术、妨碍技术进步或者侵害他人技术成果的技术合同无效。”

2004年最高法院颁发了《关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》（以下简称“《司法解释》”）。该《司法解释》明确阐明下列情形，属于合同法所称的“非法垄断技术、妨碍技术进步”：

（1） 限制当事人一方在合同标的技术基础上进行新的研究开发；

（2） 限制当事人一方使用所改进的技术；

（3） 双方交换改进技术的条件不对等，包括要求一方将其自行改进的技术无偿提供给对方等；

（4） 非互惠性将改进的技术转让给对方；或

（5）  独占或者共享该改进技术的知识产权而不支付对价。

此外，外国许可方不得禁止中方被许可人从其他来源获得与技术提供方竞争的技术；不得限制改进技术；不得声称拥有中方被许可人的改进技术（有关许可技术改进技术的权属问题，本文将在后文中详细讨论）。以上列举的情形都与中国法的强制性规定相悖；即使在合同中做出类似的约定，也会被认定为无效，而无法执行。外国许可方应当知晓这些条款，否则只能承担合同无效的后果。

（二）限制性条款对技术合同有效性的影响

如前所述，技术合同应遵守很多中国法律下的强制性规定。如果技术合同没有遵守这些强制性规定，那么该合同要么整体无效要么部分无效。

通常技术合同下有两种限制性条款：

（1） 绝对无效的限制性条款，其影响技术合同的整体有效性。如果技术合同含有此类条款，则合同整体无效或无法执行。《合同法》第五十二条第五款规定，“违反法律、行政法规强制性规定的合同无效”，根据最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释(二)第十四条，合同法第五十二条第（五）项规定的“强制性规定”，是指效力性强制性规定，含有此类限制性条款的合同整体无效。

 （2） 可排除的限制性条款，其仅影响该条款本身的有效性。如果技术合同含有该条款，该条款本身无效，但是其他条款及合同本身仍然有效并可以执行。

如果技术合同无效，合同双方未履行的义务均相应免除。若合同正在履行，则合同双方应立即停止履行。若合同已经履行完毕，法院将判令使合同双方恢复到合同订立之前的状态。因过失造成合同无效的一方应赔偿对无过错方造成的损失。

中国法院在裁判无效技术转让合同时，通常遵循以下三原则：

（1） 过失原则：一方因过失造成合同无效的，应对另一方承担损失赔偿责任；双方都有过失的，各方应为自己的过失承担责任。

（2） 恢复合同前的状态：法院会尽量使合同双方恢复到合同订立前的状态（如同合同从未订立过）；要求被许可人停止使用许可技术，向许可人归还所有技术资料／信息、样品、装备；要求许可人向被许可人归还已经支付的许可费用；

（3） 持续的保密义务：双方应继续遵守合同中的保密义务。

因此，如不遵守中国法下知识产权许可的相关强制性规定，无论是外国许可方还是中方被许可人都会面临严重后果。如果外方经营者存在过失或过错，外方经营者应赔偿中方经营者的损失，并不能享受合同下的任何利益。

（三）外国许可方许可技术合同中的免责条款

中国法限制外国许可方在许可技术合同中作出免责声明。例如，《条例》二十四条和二十五条明确规定：技术合同的许可人应保证所提供的技术完整、无误、有效，能够达到约定的技术目的。许可人应保证其是所提供技术的合法拥有者或者有权转让、许可者。中方被许可人依据许可合同、使用许可技术而侵犯了第三方权利的，许可人应代为承担上述侵权责任。

（四）争议解决条款

尽管中国法允许外国许可方选择外国法院或仲裁庭作为争议解决机构，但如果中国公司在境外没有可执行的财产，则外国许可方只能请求在中国境内执行该判决或仲裁裁决。但在实践中，在中国执行外国法院的判决非常困难。

应当注意：中国和美国并没有签订任何国际条约或双边协议，以执行美国法院的判决。因此，外方需要在中国就相同的事宜重新提起诉讼，诉讼地点可能对外方非常不利。鉴于中国法院的判决能在中国所有省（或直辖市）执行，建议外国公司选择一个对其有利的诉讼地点，或至少选择一个中立的诉讼地点，作为争议解决管辖法院，例如北京、上海的法院管辖将会比选择小城市管辖更有利。

（五）自由进出口技术合同登记的时间限制

技术进出口合同通常采用三种支付方法：一次性支付、定期支付许可费、首期支付与定期支付许可费相结合。根据《技术进出口合同登记管理办法》，上述三种支付方法下的自由进出口技术合同登记的时限如下：

• 一次性支付许可费的自由进出口技术合同，应自合同生效之日起60日内履行合同登记手续；

• 定期支付许可费的自由进出口技术合同，应在首次提成基准金额形成后60天内履行合同登记手续，并在以后每次提成基准金额形成后，办理合同变更手续；

• 首期支付与定期支付许可费相结合的自由进出口技术合同，应自合同生效之日起60日内履行合同登记手续，并在以后每次提成基准金额形成后，办理合同变更手续。

（六）改进技术和可行性改进方法之权属问题

知识产权许可协议中最常见的谈判焦点是，中方被许可人对许可技术进行后续改进或创造后，该后续改进或创造的权属问题。改进技术一般都颇具价值，能成为被许可人与许可人洽谈合作的筹码。因此，外国许可方通常都想拥有中国被许可人改进技术的所有权。在美国，许可人通常可以不向被许可人支付价款，而要求被许可人授予其改进技术所有权。然而，中国在此方面的规定与美国大相径庭。

外国许可方必须注意以下要点：

（1） 不能限制中国被许可人对许可技术进行改进，或利用该改进。这意味着，中国被许可人能够改进许可技术；任何限制改进的条款都无法执行。

（2） 在技术进口合同有效期内，改进技术的成果属于改进方。因此，如果中国被许可人对许可技术进行了改进，该改进技术的所有权为中方所有。《司法解释》规定，外国许可方不得在未支付相应费用的情况下，要求中国被许可人无偿授予其改进技术的所有权或独占使用权。在中国法下，任何外国许可方将自动获得改进技术所有权的约定都将无法执行。但遗憾的是，至于何为“足额补偿”或“合理的补偿”至今没有明确的说明。所以，比较稳妥的做法是，在技术合同中约定，外国许可方对于改进技术将支付“一定的”费用。

除支付相应费用之外，许可人还可考虑通过以下途径获取改进技术的使用权：

（1） 在进行共同技术开发的情况下，外国许可方和中国被许可人可以约定双方是改进技术的共同所有人，并通过交叉许可满足各方对改进技术的使用需求。除了共同所有之外，双方也可公平地分配改进技术，约定单独所有那部分的所有权。在前述情况下，如果授予的权利是相互，或近乎相互的，则没有必要另外支付费用。

（2） 如果改进技术由中国被许可人单独开发，外国许可方可能希望与中国被许可人协商，以便在中国和在其尚未开展业务的国家获得该改进技术的非独占许可，在其开展业务的国家获得该改进技术的独占许可。通过协商，尽管外国许可方还是要向中国被许可人支付费用，但该费用会比获得完全所有权要少。

（3） 中国被许可人就改进技术授予外国许可方优先选择权，如果外国许可方对该改进技术有兴趣，可通过行使优先选择权，支付费用，获得该改进技术的许可。

（七）在中国保护许可技术的建议

（1） 当外国企业与中国被许可人谈判时，应依据双方商业需要，在合同中明确约定许可方、许可地理范围、许可产品、使用范围等，从而防止中国被许可人在超出协议范围内不当使用该许可技术；

（2） 明确规定被许可人、被许可人的雇员、关联方的保密义务，从而防止中国被许可人将技术秘密透露给第三方；

（3） 明确规定违约责任，尤其要注意约定中国被许可人拒不履行审计义务、公开义务等的违约责任；

（4） 如上所述，外国许可方应考虑选择中国法作为合同适用法，并考虑选择在中国进行诉讼或仲裁。尽管外国许可方会更熟悉本国的法律，但在中国的实践中，外国法和外国法院判决很难被执行。

四、参考案例

（一）吴琦诉北京思路高科技发展有限公司技术合同纠纷上诉案

2002年4月18日，吴琦与北京思路高科技发展有限公司（以下简称“思路高”）签订技术许可协议，约定思路高应向吴琦首付15万元人民币，并根据业务提成支付剩余许可费；并约定如果思路高从其他方获得许可技术，则构成违约，此时思路高应向吴琦支付双倍许可费用。吴琦诉称，思路高并没有支付任何许可费，甚至还以自己的名义就许可技术提交了专利申请，因而构成严重违约，应付赔偿责任。于是吴琦状告思路高，要求法院判定：终止履行许可协议；责令思路高支付许可费用；确认许可技术的专利权由双方共同所有。

思路高辩称，依据《合同法》第三百二十九条，技术许可协议第8.3条“思路高不能通过其他途径获得许可技术，否则构成违约”之规定应为无效条款。

一审法院判决，技术许可协议第8.3条关于限制思路高从其他方获得类似技术之规定，属于《合同法》第三百二十九条的管辖范围，因而认定无效。尽管该条款无效，该条的效力并不影响其他条款的效力，因而协议的其他条款仍然有效。

二审法院在协议8.3条的效力和其他条款的效力问题上维持了一审法院的判决。

（二）厦门大洋工艺品有限公司与厦门市黄河技术贸易有限公司专利实施许可合同纠纷案

1999年11月19日，厦门市黄河技术贸易有限公司（以下简称“黄河”）和厦门大洋工艺品有限公司（以下简称“大洋”）签订专利许可协议，约定黄河将专利技术许可给大洋并提供技术指导，大洋在特定设备上使用该技术并按约支付许可费。2000年1月21日，合同部分履行后，黄河要求大洋支付相应许可费。大洋拒不支付，声称许可专利并不能实现协议目的，并要求黄河提供解决方案，否则大洋将要求法院撤销或变更协议。之后，大洋状告黄河，要求法院撤销协议。

一审法院认为，该协议并未违背任何法律强制性规定，因而是有效的，并不存在任何法律依据撤销协议。

大洋向最高法院上诉，声称协议违反了法律强制性规定，例如，专利许可协议旨在要求被许可人接受高价、非必需的设备，违反了《合同法》第三百二十九条。最高法院认为，争议设备在实施该许可专利技术过程中必不可少，因而在合同中要求使用该设备并没有违反法律强制性规定，大洋的指控没有法律依据。法院判决维持一审判决。

（三）海南康力元药业有限公司、海南通用康力制药有限公司与海口奇力制药股份有限公司技术转让合同纠纷案

2000年4月26日，海南康力元药业有限公司（以下简称“康力元”）和海口奇力制药股份有限公司（以下简称“奇力”）签订了《关于合作开发、生产、经营注射用头孢哌酮钠——他唑巴坦钠的协议》（以下简称“4.26协议”）。协议规定，奇力应负责新药证书的申请，取得药品注册号，并且双方共享知识产权。

2011年6月8日，奇力和海南通用康力制药有限公司（以下简称“康力”）签订了关于合作开发注射用头孢哌酮钠——他唑巴坦钠新药（1.2g/瓶）的协议》(以下简称“6.8协议”)。协议规定，康力支付特定费用后，奇力将将新药证书和其他文件转让给康力，并且康力将成为新药的所有人。同时，奇力也将将技术转让给康力，并协助康力生产该药。

2004年6月12日，奇力和康力元签订了《关于转让注射用头孢哌酮钠他唑巴坦钠的合同》（以下简称“《转让协议》”）。合同规定，4.26协议和6.8协议均终止；奇力立刻申请新药证书和生产许可证，并将药品的所有权转让给康力元和康力；出于法规要求方面的考虑，生产许可证上的生产单位依然是奇力，由奇力协助管控生产流程，待到转让获相关部门批准之后再将药品的生产转让给康力元和康力。

2006年12月31日，北京市海淀区药品监督管理局撤销康力的GMP证书。2007年5月21日，奇力收到国家食品药品监督管理局颁发的新药证书和新药生产许可证。奇力向康力元和康力发出了关于终止《转让协议》的通知，称因康力的GMP证书被撤销而导致《转让协议》无法履行，因而应该终止。康力元和康力辩称奇力没有理由终止协议，奇力仍应该转移新药所有权并交接生产线。奇力拒不履行。据此，康力元和康力状告奇力，要求奇力转让新药所有权、并履行完毕《转让协议》下的生产交接手续。

最高法院认为，《转让协议》中的新药技术转让应当有效，因为其并没有违反《合同法》第五十二条第五款规定。《司法解释》第八条第一款明确规定，“生产产品或者提供服务依法须经有关部门审批或者取得行政许可，而未经审批或者许可的，不影响当事人订立的相关技术合同的效力。”因此，无论康力是否获得了新药生产许可证、或者GMP证书，均不影响《转让协议》的效力。该《转让协议》对签署方均有拘束力。

1. 网址：http://jsjckqy.fwmys.mofcom.gov.cn