现有技术抗辩审查中涉案专利权利要求如何为确定比对技术方案提供参照

最高人民法院在申请再审人盐城泽田机械有限公司与被申请人盐城市格瑞特机械有限公司侵犯实用新型专利权纠纷案（2012）民申字第18号民事裁定书中指出，“在审查现有技术抗辩时，比较方法应是将被诉侵权技术方案与现有技术进行对比，而不是将现有技术与专利技术方案进行对比。审查方式则是以专利权利要求为参照，确定被诉侵权技术方案中被指控落入专利权保护范围的技术特征，并判断现有技术中是否公开了相同或者等同的技术特征。现有技术抗辩的成立，并不要求被诉侵权技术方案与现有技术完全相同，毫无区别，对于被诉侵权产品中与专利权保护范围无关的技术特征，在判断现有技术抗辩能否成立时应不予考虑”。

根据前述判例，在比对被诉侵权技术方案与现有技术的技术方案时，并不是将被诉侵权产品或者方法中所涉及的所有技术特征构成的技术方案与现有技术进行比较，而只是将被诉侵权技术方案中被指控落入专利权保护范围的技术特征构成的技术方案与现有技术进行比较。被诉侵权产品中或者方法中，与涉案专利权保护范围无关的技术特征，在确定被比对被诉侵权技术方案时，不予考虑。这样，涉案专利权利要求就为确定比对技术方案提供了参照。

专利侵权判定的一般原则是所谓全面覆盖原则，要审查被诉侵权产品或者方法的技术特征是否覆盖了发明或者实用新型专利权利要求记载的全部技术特征（以技术特征相同方式覆盖或者以技术特征等同方式覆盖）。其判断的规则是：被诉侵权产品或者方法的技术特征与专利权利要求记载的技术特征恰好全部相同或者等同，落入专利权利要求的保护范围；被诉侵权技术方案除了包含专利权利要求记载的全部相同或者等同技术特征外，还包含有其他技术特征，仍然落入专利权利要求的保护范围。

现有技术抗辩成立的标准是：被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异（等同）；或者该领域普通技术人员认为被诉侵权技术方案是一项现有技术与所属领域公知常识的简单组合。

如果被诉侵权技术方案的技术特征与专利权利要求记载的技术特征恰好全部相同或者等同，构成被诉侵权产品或者方法技术方案的技术特征全部都是被诉侵权技术方案中被指控落入专利权保护范围的技术特征。例如，专利权利要求的技术方案由a1、b1构成，被诉侵权技术方案由a2、b2构成，如果a1、b1与a2、b2分别构成相同或者等同，则落入由a1、b1构成的专利权利要求保护范围的被诉侵权技术方案的技术特征为a2、b2。在进行现有技术抗辩审查时，就应将由技术特征a2、b2构成的被诉侵权技术方案与现有技术进行比较。

如果被诉侵权技术方案除了包含专利权利要求记载的全部相同或者等同技术特征外，还包含有其他技术特征，仍然落入专利权利要求的保护范围。但在进行现有技术抗辩审查时，比对的技术方案并不是构成被诉侵权技术方案的所有技术特征，而是由落入专利权利要求保护范围的技术特征构成的技术方案。例如，专利权利要求的技术方案由a1、b1构成，被诉侵权产品或者方法的技术方案由a2、b2、c2构成，如果a1、b1与a2、b2分别构成相同或者等同，则落入由a1、b1构成专利权利要求保护范围的被诉侵权技术方案的技术特征仍为a2、b2。在进行现有技术抗辩审查时，仍应将由技术特征a2、b2构成的技术方案与现有技术进行比较，而非是将由a2、b2、c2构成被诉侵权的技术方案与现有技术进行比较。

在前述第二种情况下，假设现有技术由a3、b3构成，且a2、b2与a3、b3分别构成相同或者等同。如果将由a2、b2、c2构成的被诉侵权技术方案与现有技术比较，即使在由a1、b1构成的涉案专利技术方案相对于由a3、b3构成的现有技术方案没有新颖性的情况下（实质是涉案专利不应当被授权，在这样情况下，审理侵权案件的法院不评价专利权的有效性，而通过现有技术抗辩制度的适用判决不构成专利侵权），也有可能认为由a3、b3构成的现有技术方案加公知常识的简单组合，得不到由a2、b2、c2构成的被诉侵权技术方案，由此就可能认为现有技术抗辩不成立。这样的结论是错误的，出现错误的原因就是比较对象的确定不恰当。